IP レコード: 特許譲渡を効果的に記録する方法

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IP ポートフォリオは、それ自体で管理される資産だと考えがちですが、現実はそれほど単純ではありません。権利が有効かつ強制力のある状態を維持するには、関連する特許庁や商標庁に IP 記録を提出する必要があり、一部の庁では、公開されている特許譲渡データベースにそれらの更新を記録しています。

会社名や住所の単純な変更から大規模な合併や買収まで、企業の変更の多くでは、IP レコードを有効かつ効力のある状態に保つために更新する必要があります。ただし、IP レコードの更新は、特にグローバルポートフォリオの所有者にとっては、国によって IPレコードの料金、手順、期限、必要書類が異なるため、思ったほど簡単ではありません。

前回は、商標記録の更新に焦点を当てたIP 記録プロセスについて説明しました。ここでは、特許庁のデータベースに保存されている記録を更新するための要件について詳しく説明します。

世界的な特許譲渡データベースはありますか?

特許登録プロセスの管理が非常に複雑で時間がかかる理由の 1 つは、単一の IP 登録プロセスやグローバルな特許譲渡データベースが存在しないことです。特許譲渡および登録プロジェクトを成功させるには、公開されている特許譲渡データベースを含む、関連するすべての現地の規制、スケジュール、料金に関する包括的な知識が必要です。

プロセスと手続きは、比較的単純なオンラインシステムから、提出前に委任状の発行を含む文書の公証と合法化が必要なケースまで、管轄区域によって大きく異なります。たとえば、多くの国の特許庁は、プロセスの一環として、元の特許文書 (公証の有無にかかわらず)、スキャンして公証したコピー、または公証してアポスティーユを付与したコピーの提出を求め、譲渡に必要な言語を規定しています。欧州特許庁 (EPO) や米国特許商標庁 (USPTO) などの他の庁では、スキャンしたコピーのみを必要とします (USPTO は、検索可能な特許譲渡データベースで米国特許譲渡 (所有権) の変更も公開します) 。

多くの国の特許庁や商標庁も現地の IP エージェントの関与を規定しているため、各管轄区域で弁護士事務所を特定し、雇用し、監督する必要があります。IP ポートフォリオが複数の国にまたがる場合、これだけでも社内でプロセスを管理するのが面倒でコストがかかります。たとえば、特許協力条約 (PCT) 特許の所有権の変更を記録するには、100 人以上の特許エージェントとの調整が必要になる場合があります。

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多くの IP 所有者は、Questel などの専門家に IP 記録プロジェクトをアウトソーシングすることを選択します。当社は、プロセスを合理化し、管理上の負担を大幅に軽減するために必要な経験、コネクション、ツールを備えています。これには、世界中のどこでも特許および商標データベースの変更を記録するクライアントをサポートする、信頼できる特許および商標エージェントのグローバルネットワークが含まれます。

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特許レコードの計画と実行方法

以下のチェックリストを参考にして、特許登録プロジェクトが可能な限りスムーズに進むようにしてください。

レコーディングプロジェクトを効果的に計画する:

データを準備する:特許譲渡フォームには、譲渡されるすべての関連特許をリストしたスケジュールを含める必要があります。PCT 出願に基づく国内段階の特許や、欧州特許 (EP) 権利の EP 検証状態など、譲渡されるポートフォリオ全体を必ず含めてください。
特許譲渡プロジェクトを統合する:データベースの更新を容易にするために、多くの地域特許庁では、譲渡当事者が同一である限り、単一の管轄区域内での一括変更要求に対して割引料金を提供しています。
手続きの優先順位付け:前述のように、一部の管轄区域では、特許譲渡書のさまざまなレベルの合法化が求められます。プロジェクトの遅延を避けるために、これらを特定し、そのフォームに優先順位を付ける必要があります。
現地の管轄に適応する:多くの場合、管轄の要件に最適な新しい譲渡書をエージェントに準備してもらうことで、譲渡書の翻訳と認証の要件を回避できます。

個々の割り当てを最大限に活用するには、タイミングと範囲を考慮してください。

PCT:国際 PCT 段階で所有権を移転する場合、国内段階への移行前に PCT 出願の変更を記録することが常に最善です。更新された出願人は自動的に認識され、後続の国内特許庁の特許データベースに記録されます。
EP: EPO 譲渡記録は、一部の認証州でも使用できます。したがって、EP 出願の審査中に所有権の変更が発生した場合は、その特許が付与される前に EPO に記録しておくのが最善です。注: 一部の EP 州では、変更は EPO フォーム 2544 に基づいて自動的に有効になります。
米国:場合によっては、USPTO に記録された譲渡を使用して、他の管轄区域 (カナダなど) での譲渡を記録することができます。

提出前に特許譲渡書類を確認し、再確認してください。

正確さが重要です。各譲渡文書は、住所を含め、特許登録に記載されている出願人/特許権者の詳細と完全に一致している必要があります。
すべてのボックスにチェックを入れます。一部の管轄区域では、譲渡フォームに形式として考慮する金銭金額を記載する必要があります (金額は 1 米ドル程度の場合もあります)。たとえば、フォームには次のような文言を含めることができます。「1 米ドルの金額 (受領をここに認める) を考慮して、譲渡人は特許に関するすべての権利を譲受人に譲渡します。」このセクションを譲渡フォームに追加すると、後でフォームを更新する時間を節約できます。
所有権の連鎖が明確であることを確認する:場合によっては、所有権の複数の変更を反映するために、複数の変更を記録する必要があることがあります。その場合は、所有権の連鎖全体が記録されていることを確認することが重要です。

「スマートな」署名方法で要求を最小限に抑える:

一括署名用の文書を収集する:すべてのフォームを準備し、1 回の会議で必要な署名者全員が同時に実行 (署名) するのが最適です。
書類の数が適切であることを確認してください。管轄によっては、譲渡契約書の原本が必要となる場合があります。そのため、この書類を印刷して数部署名し、手元に複数の原本を保管しておいてください。後から署名する追加フォームの署名を整理することは (特に M&A 後)、元の譲受人が不在または署名する権利を失っている可能性があるため、困難または不可能になる可能性があります。

複雑なプロセスをできるだけシンプルにする方法

特許データの維持や更新は本質的に複雑ですが、あなたやあなたのチームにとって負担になる必要はありません。慎重に計画し、適切なサポートがあれば、特許記録プロセスを効率的かつコスト効率よく、タイムリーに実行できます。

特許譲渡プロセスの詳細（各管轄区域およびデータベースにおける特許権の更新を Questel がどのようにサポートできるかなど）については、当社の専門家にお問い合わせください。