Pourquoi, quand et comment établir la preuve de l’utilisation d’une marque – et est-ce obligatoire ?

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Selon la juridiction, les propriétaires de marques peuvent être tenus de fournir une preuve d'usage pour établir leurs droits, maintenir leurs enregistrements, faire respecter leurs marques et éviter les annulations pendant leur durée de vie. Cependant, fournir une preuve d'usage conforme est rarement simple, comme l'explique Marie Farges, responsable des solutions clients chez Questel.

Bien que les formalités puissent varier selon les juridictions, la nécessité d'établir la preuve de l'usage de la marque est relativement constante d'un registre à l'autre, les droits étant généralement liés à l'usage effectif d'une marque dans le commerce. Cette exigence garantit que les marques ne sont accordées et maintenues que pour les marques activement utilisées sur le marché, empêchant ainsi le « squatting » (enregistrement de marques par des particuliers sans intention de les utiliser) et préservant la lisibilité du registre. Cependant, le moment auquel les titulaires de marques doivent fournir la preuve de l'usage de la marque et les types de preuves acceptées peuvent varier considérablement d'un registre à l'autre.

Pourquoi dois-je établir une preuve d’utilisation de la marque ?

Selon la juridiction, vous devrez peut-être fournir une preuve d'utilisation de la marque à :

Établir des droits
Dans les pays dotés d'un système de « premier usage », comme les États-Unis, l'utilisation de la marque dans le commerce est le principal moyen d'acquérir des droits de marque. Le simple enregistrement d'une marque ne confère pas de pleins droits, sauf si vous pouvez démontrer une utilisation effective dans la juridiction concernée.
Maintenir les inscriptions
Une fois qu'une marque est enregistrée, certaines juridictions exigent une preuve périodique d'utilisation continue (par exemple, le dépôt d'une déclaration d'utilisation aux États-Unis) pour maintenir l'enregistrement actif.
Faire valoir les droits
Pour empêcher d’autres personnes d’utiliser une marque similaire ou pour faire valoir vos droits de marque, la preuve d’utilisation permet de démontrer que votre marque a été activement utilisée, ce qui renforce votre position dans les litiges juridiques.
Évitez les annulations
Le défaut d'utilisation d'une marque pendant une certaine période (souvent de 3 à 5 ans, selon la juridiction) peut entraîner l'annulation de l'enregistrement. Des tiers peuvent également demander l'annulation de votre marque s'ils estiment qu'elle n'est pas utilisée.

Quand devez-vous fournir une preuve d’utilisation de la marque ?

Bien que la preuve de l'usage soit nécessaire en cas de litige, tous les pays n'exigent pas des propriétaires de marques qu'ils prouvent l'usage pour établir ou maintenir leurs droits. Ceux qui le font peuvent exiger des propriétaires de marques qu'ils fournissent ces preuves :

Lors de l'enregistrement : Dans les pays où la marque est « première à être utilisée » comme les États-Unis, vous devez déposer une déclaration d'utilisation ou fournir une preuve d'utilisation avant que la marque ne soit entièrement enregistrée.
Après l'enregistrement : certains pays exigent que les titulaires de marques soumettent périodiquement des preuves d'utilisation (par exemple, des déclarations ou des spécimens d'utilisation) après un certain nombre d'années (comme cinq ou dix ans).
Demandes d'intention d'utilisation : Dans certains cas, vous pouvez déposer une demande d'intention d'utilisation, indiquant que vous prévoyez d'utiliser la marque ultérieurement. Cependant, vous devrez éventuellement fournir une preuve d'usage effectif pour que la marque soit enregistrée ou maintenue.

Est-il obligatoire de fournir une preuve d’utilisation d’une marque ?

Les pays où la preuve d’usage est obligatoire à des moments spécifiques du cycle de vie d’un droit de marque comprennent :

États-Unis
Après l'enregistrement initial, entre la cinquième et la sixième année, les titulaires de marques doivent déposer une déclaration d'usage (ou de non-usage justifiée) et fournir une preuve d'usage (par exemple, des spécimens de la marque dans le commerce). Un Renouvellement est également requis tous les 10 ans, accompagné d'une preuve d'usage.
Philippines
Aux Philippines, une preuve d'utilisation est requise dans les trois à cinq ans suivant la date de la demande, ainsi qu'un an après le renouvellement.
Eswatini
En Eswatini, une preuve d’utilisation est également requise au moment du renouvellement.

De plus, plusieurs pays exigent la soumission d'une déclaration d'usage effectif (DAU) ou de confirmations d'usage similaires à intervalles réguliers tout au long du cycle de vie de la marque. C'est le cas notamment des pays d'Asie, comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, et d'Amérique du Sud, comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie et le Chili.

Ces exigences visent généralement à garantir que la marque est activement utilisée dans le commerce, sans nécessairement nécessiter la fourniture de preuves à l’appui.

Comment établir la preuve de l'utilisation d'une marque

Le manque d'harmonisation des conditions et des délais d'établissement de la preuve d'usage d'une marque entre les juridictions ne constitue qu'une partie du défi auquel sont confrontés les professionnels des marques. Chaque territoire utilise également une terminologie différente, accepte des formes de « preuve » différentes et a des exigences différentes quant à la manière dont cet usage doit être fourni. La différence entre une « déclaration d'usage » et une « déclaration sous serment » n'est qu'un exemple de confusion fréquente.

Quelle est la différence entre une « Déclaration d’utilisation » et un « Affidavit » ?

Les termes « affidavit » et « déclaration d'usage » sont souvent utilisés de manière interchangeable en droit des marques. Cependant, certains pays utilisent officiellement le terme « affidavit », tandis que d'autres préfèrent « déclaration d'usage » ou des termes similaires. La principale différence entre les deux termes réside dans le fait qu'un affidavit requiert généralement une déclaration sous serment, tandis qu'une déclaration peut ne pas nécessiter de serment, mais constitue néanmoins une déclaration officielle.

Les pays qui utilisent officiellement le terme « affidavit » comprennent les États-Unis, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Les situations courantes dans lesquelles un affidavit est demandé comprennent :

Déclaration d'utilisation (affidavit d'utilisation) :
Cela permet de confirmer que la marque est toujours utilisée dans le commerce.
Dans certains pays, les propriétaires doivent déposer cette déclaration sous serment à certains intervalles après l'enregistrement pour éviter de perdre leurs droits de marque.
Déclaration sous serment de non-utilisation excusable :
Si la marque n'est pas utilisée, une déclaration sous serment peut devoir être déposée pour expliquer la raison de la non-utilisation (comme une perturbation de l'activité, les conditions du marché, etc.) et pour éviter l'annulation.
Déclaration sous serment d'utilisation continue :
Il s'agit d'une déclaration confirmant l'utilisation continue de la marque dans le commerce, généralement soumise avec une demande de renouvellement.

Compte tenu des différences de réglementation, de terminologie et d'exigences en matière de présentation de preuves d'usage de marques à travers le monde, le suivi, la collecte et la préparation de ces preuves représentent généralement un défi administratif et chronophage pour les professionnels des marques. Heureusement, les solutions d'intelligence artificielle (IA), telles que notre plateforme de collecte de preuves d'usage, peuvent s'avérer utiles dans ce domaine.

Il a été conçu pour extraire et classer efficacement les documents établissant la preuve d'usage des marques dans des juridictions spécifiques, afin que vous disposiez de preuves à portée de main pour établir, maintenir et faire respecter vos droits sur vos marchés internationaux. Mais ce n'est pas tout. Notre copilote IA vous rappellera également en temps opportun les dispositions législatives et réglementaires de chaque cas et évaluera la solidité relative des droits dans chaque territoire afin de prédire l'issue probable d'un litige.

Pour en savoir plus sur AI Copilot pour la capture de preuves d'utilisation de marque, contactez notre équipe pour demander une démo .

Marie Farges

est responsable des solutions clients pour les solutions de marques et de conception chez Questel.