Pourquoi et comment rechercher les droits de marque de common law

Même s’il est vital de rechercher dans les registres des marques des enregistrements de marques potentiellement conflictuels, la recherche de droits non enregistrés peut s’avérer tout aussi importante. Leslie Meritt explique l'importance d'inclure les droits des marques de droit commun dans votre stratégie de recherche et comment accéder aux bases de données directement à partir des plateformes de liquidation de Questel, Markify Comprehensive Search etMarkify ProSearch™.  

Les droits de marque de droit commun découlent de l'utilisation d'une marque non enregistrée, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas d'enregistrement auprès de l'office des brevets et des marques. Bien que les droits de marque de droit commun restent actifs aussi longtemps que la marque non enregistrée est utilisée, ils sont limités et applicables uniquement dans la zone géographique dans laquelle la marque est utilisée.

• Les marques déposées peuvent être identifiées par ce symbole : ®
• Les marques non déposées protégées par le droit commun peuvent être identifiées par ce symbole : ™

Pourquoi Recherche des droits de marque en common law

Une poignée de pays reconnaissent actuellement les droits des marques de droit commun : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres anciennes colonies britanniques. Dans ces juridictions, il est fortement conseillé, voire obligatoire, d'effectuer une recherche de common law avant de déposer une marque.

Dans les pays qui le font ne reconnaissent pas les droits des marques de droit commun, il est tout de même judicieux de mener une recherche sur les marques non enregistrées car celles qui ont acquis un certain niveau de notoriété ou de reconnaissance pourraient quand même présenter un risque. Par exemple, ils peuvent être protégés par d’autres lois liées à la concurrence déloyale ou à la fraude frauduleuse.

Dans les pays dotés de droits de marque de droit commun, par exemple les États-Unis, le propriétaire d'une marque peut faire valoir son droit exclusif d'utiliser une marque dans des opérations commerciales même sans qu'elle soit enregistrée au niveau fédéral. Pour intenter une action en justice, ce propriétaire doit prouver la priorité d'usage, démontrant qu'il a été le premier à utiliser la marque dans une zone géographique spécifique [1]. Il est donc important d'être prudent, car si vous n'effectuez pas une recherche minutieuse, votre marque déposée pourrait porter atteinte à une marque non enregistrée en cours d'utilisation !

Comment Recherche des droits de marque de common law

Naturellement, lorsque vous cherchez à enregistrer une nouvelle marque américaine, vous souhaiterez effectuer une recherche dans la base de données de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour exclure toute marque actuellement enregistrée qui pourrait être considérée comme « semblable à la vôtre » et qui pourrait prêter à confusion. Mais qu’en est-il des droits de marque de droit commun actuellement utilisés dans votre région ? Si vous effectuez une recherche, il est important d’étendre cette recherche pour inclure également les droits de marque de droit commun non enregistrés.

• Enregistrer une marque auprès de l'USPTO sans effectuer une recherche de common law peut vous coûter du temps et de l'argent. Une entreprise locale peut utiliser votre nom/logo intelligent depuis des années en vertu de la common law et elle aurait le droit de vous poursuivre en justice pour contrefaçon.
• Un rapport de recherche approfondi sur les marques qui couvre à la fois les marques déposées et les sources de droit commun (y compris les applications/Web/médias sociaux, les entreprises et les noms de domaine) constitue une preuve précieuse si jamais vous êtes poursuivi pour contrefaçon.

Malheureusement, la base de données consultable de l'USPTO est limitée aux demandes et enregistrements de marques fédérales. Il en va de même pour les bases de données des États américains, qui sont limitées aux seules marques déposées par l'État.

En d’autres termes, il n’existe pas de base de données centrale sur les droits des marques de droit commun. Les sources de ces données ne sont pas toujours évidentes et peuvent être réparties sur tout le Web, y compris dans les applications et les sites de réseaux sociaux. Par conséquent, la recherche en matière de common law peut s’avérer difficile et prendre beaucoup de temps.