Tribunal unifié des brevets

Tout ce que vous devez savoir pour vous soustraire à la juridiction de la juridiction unifiée des brevets

En prévision du lancement du système de brevet unitaire, les titulaires de brevets auront la possibilité de commencer à soustraire certains titres européens à la juridiction de la juridiction unifiée des brevets pendant une période « Sunrise » de trois mois et pendant une période de transition définie par la suite. Le lancement du système étant prévu pour début 2023, le moment est venu de commencer à préparer votre stratégie de désinscription.

Dans notre récent webinaire intitulé « Tout ce que vous devez savoir sur les options de retrait », le Dr Kate McNamara, avocate principale en brevets chez Novagraaf, et Viviane Chilton, experte senior en services et conseils en matière de propriété intellectuelle chez Questel, ont partagé des stratégies et des conseils pour la prise de décisions concernant la désinscription, notamment les avantages et les inconvénients potentiels, les implications et les aspects pratiques, ainsi que l'importance du timing. Nous résumons ici les points clés de leur discussion.

Se préparer au système de juridiction unifiée

En matière de brevets Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») devrait offrir aux organisations une nouvelle voie intéressante vers la protection par brevet européen, mais son lancement est loin d'être fluide. Le système devant finalement entrer en vigueur au début de l'année prochaine (selon les estimations actuelles), les titulaires de droits doivent prendre des décisions importantes, notamment s'ils doivent profiter de la période Sunrise prévue pour soustraire les droits éligibles à la juridiction unifiée des brevets (UPC).

Vous avez des questions sur le brevet unitaire ? Téléchargez notre « Guide pratique du brevet unitaire » pour tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau droit de brevet important.

Quelle sera la juridiction de la juridiction unifiée en matière de brevets ?

L'UPC est un tribunal international récemment créé, compétent pour les actions en contrefaçon et en révocation relatives aux brevets unitaires et aux brevets européens classiques qui n'ont pas été exclus du système.

La Cour est conçue pour être très efficace, les jugements de première instance devant être rendus dans l'année suivant le début d'une action. Ces décisions seront rendues par des panels internationaux, composés de juges des brevets qualifiés sur le plan juridique et technique, et seront contraignantes pour tous les pays qui ont ratifié l'accord UPC.

À l'heure actuelle, cela inclut 17 États membres de l'UE, mais cela pourrait changer à mesure que d'autres pays ratifieront l'accord. Parmi les exceptions notables figurent l'Espagne et la Pologne (qui ne sont pas signataires de l'accord) ainsi que la Suisse et le Royaume-Uni (qui ne sont pas des États membres de l'UE).

Le Royaume-Uni a quitté le système de brevet unitaire et d'UPC après le Brexit

Pourquoi devez-vous vous soustraire à la juridiction de la juridiction unifiée des brevets ?

L'entrée en vigueur de l'accord UPC a également pour conséquence que les validations nationales existantes des brevets européens dans les pays qui ont ratifié l'accord seront désormais placées sous la juridiction conjointe de l'UPC et du tribunal national compétent. À moins que le titulaire du brevet ne retire ces droits de manière proactive du système UPC.

Les délais sont comptés pour refuser les brevets nationaux validés et les certificats de brevet supplémentaires (CCP) qui en découlent ; toutefois, les déclarations de désinscription doivent également être prises en compte pour les demandes nouvelles et en instance.

Si aucune déclaration de désinscription n'est déposée, l'UPC partagera la juridiction sur vos brevets nationaux validés et tous les SPC associés avec les tribunaux nationaux. Cela signifie en pratique que l'exécution ou toute action intentée par des tiers peut avoir lieu à l'UPC ou devant un ou plusieurs tribunaux nationaux.

Pour en savoir plus sur la juridiction de l'UPC, téléchargez notre livre électronique « Devez-vous vous soustraire à la juridiction de la juridiction unifiée des brevets ?

Quels sont les avantages de rester sous la juridiction de la juridiction unifiée des brevets ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez choisir de demander des brevets européens à effet unitaire (et donc de relever de la juridiction de l'UPC) et pour lesquelles vous pouvez choisir d'autoriser (certains) droits et demandes de brevet européens existants à relever de la compétence de ce tribunal.

Les droits de brevet européens qui relèvent de la juridiction de l'UPC offriront également aux titulaires de droits la possibilité de faire valoir leurs brevets dans de nombreuses juridictions en une seule action, par exemple. Cela peut s'avérer particulièrement avantageux en termes de coût si votre famille de brevets est importante.

Quels sont les risques liés au fait de rester sous la juridiction de la juridiction unifiée des brevets ?

Le plus grand risque de rester dans la juridiction de l'UPC est peut-être celui d'une action de révocation centralisée. En d'autres termes, une seule action devant l'UPC pourrait entraîner la révocation de ce brevet dans tous les pays qui ont ratifié l'accord UPC.

Comme il s'agit d'un nouveau tribunal, se pose également la question de l'absence de jurisprudence et de l'incertitude quant aux coûts, aux délais et aux résultats des litiges à prendre en compte. L'une des options pour atténuer certains de ces risques consiste à envisager le recours à des applications divisionnaires ou à des cas connexes afin de trouver un équilibre entre les avantages et les inconvénients du nouveau système. Par exemple, vous pourriez avoir un brevet parent relevant de la juridiction de la juridiction unifiée des brevets et une demande divisionnaire du Parlement européen qui a été refusée et gérée dans le cadre du système national. Une autre option serait de gérer les brevets nationaux et européens coexistants, à condition que les dispositions en matière de double brevet soient respectées.

Que pouvez-vous retirer du système de juridiction unifiée en matière de brevets et quand ?

Les demandeurs et les titulaires de brevets peuvent se retirer des brevets européens en vigueur et expirés, des demandes de brevet européen et des CCP de la juridiction de l'UPC pendant la période Sunrise de trois mois et la période de transition qui suit. Il ne sera pas possible de soustraire les brevets unitaires (c'est-à-dire les brevets européens à effet unitaire) à la juridiction de cette cour.

L'entrée en vigueur du brevet unitaire et le début de la période Sunrise sont liés à la date d'entrée en vigueur de l'accord UPC. Cette date exacte doit encore être confirmée, car elle dépend de l'achèvement de certains travaux préparatoires visant à rendre la cour opérationnelle, mais elle devrait être déclenchée une fois que l'Allemagne aura déposé son instrument de ratification. Cela pourrait se produire dès le mois de septembre de cette année.

Une fois que le système de brevet unitaire et d'UPC sera opérationnel, la période Sunrise prendra fin et une période de transition de sept ans devrait entrer en vigueur (pendant laquelle les demandes de désinscription peuvent continuer à être déposées), qui peut être prolongée de sept ans supplémentaires. Cela se produira au début de 2023, selon les estimations actuelles.

Juridiction unifiée des brevets Sunrise

Pourquoi devez-vous déposer des déclarations d'exclusion auprès de la juridiction unifiée des brevets dès maintenant ?

Il est important de noter que les déclarations de désabonnement ne peuvent pas être déposées si une action a déjà été achetée avant l'UPC. Par conséquent, afin de garantir qu'un tiers ne puisse pas engager une action de révocation centralisée devant l'UPC le premier jour où la Cour est opérationnelle, des déclarations de désinscription doivent être déposées dès que possible, c'est-à-dire pendant la période Sunrise.

Que devez-vous retirer du système UPC ?

C'est la grande question qui se pose aux ayants droit. Cependant, il est généralement admis que le retrait des brevets nationaux validés existants et des applications publiées est l'option la moins risquée à ce stade, par rapport à l'inaction.

Les brevets nationaux validés existants, en particulier, sont déjà liés au système actuel de taxes de renouvellement, et les traductions requises pour effectuer la validation dans ces pays ont déjà été payées. En d'autres termes, les avantages potentiels du brevet unitaire ne peuvent pas être réalisés dans ces domaines, tandis que le choix de ne pas se désinscrire exposera potentiellement ces brevets à la juridiction de l'UPC.

Comment fonctionnera le processus de désinscription ?

Les déclarations de désinscription doivent être déposées en ligne dans le registre UPC et cela peut être fait soit directement à l'aide du système de gestion des dossiers UPC, soit en demandant à votre représentant autorisé d'effectuer la désinscription en votre nom. Cette option sera particulièrement utile si vous devez déclarer plusieurs désabonnements.

Il sera possible d'inclure plusieurs droits dans la même déclaration de désinscription, et il n'y aura pas de frais de dépôt officiels.

Veuillez noter les points importants suivants :

• Si un brevet européen est retiré, tout SPC associé doit également être retiré. Si le SPC et le brevet appartiennent à des entités différentes, tous les propriétaires doivent accepter de se désinscrire.

→ Cela vaut la peine de contacter les propriétaires de SPC s'ils sont différents maintenant pour se coordonner.

• Les déclarations de désinscription doivent être déposées par la personne habilitée à être enregistrée en tant que titulaire/demandeur du brevet (ou par son représentant en son nom). Ce nom peut être différent du nom inscrit sur le registre. Il est donc important de faire attention et de vérifier les dossiers.

→ Bien qu'il ne soit pas nécessaire de mettre à jour le registre en cas de différence, c'est recommandé, car nous pensons que cela simplifiera les choses. Découvrez le service de vérification des données relatives aux brevets unitaires de Questel

• Lorsqu'un titre européen est détenu par plusieurs propriétaires, et tous par différents titulaires dans les États membres parties à l'accord UPC, ces titulaires devront agir conjointement pour se désinscrire.

→ Nous vous recommandons de vérifier auprès des copropriétaires ou représentants s'ils souhaitent se désinscrire et s'ils ont déjà préparé la déclaration de désinscription pour la période Sunrise.

Nous vous suggérons de commencer à préparer vos déclarations de désinscription dès que possible, car vous avez besoin de suffisamment de temps pour vous assurer que toutes les vérifications ont été effectuées à temps pour déposer la demande de désinscription pendant la période Sunrise (si nécessaire).

Bien qu'une procédure soit en place pour autoriser les corrections, aucune vérification ne sera effectuée par le registre sur les déclarations de désinscription au moment de leur dépôt. Il est donc très important de bien faire les choses. Si une déclaration de désinscription est contestée ultérieurement et qu'elle s'avère invalide, une action peut toujours être intentée auprès de l'UPC, ce que vous essayez bien entendu d'éviter.

Pouvez-vous suivre et gérer les désinscriptions ?

Toutes les déclarations de désinscription apparaîtront dans le registre accessible au public, le registre devant être mis à jour quelques minutes après la fin de la demande de désabonnement. Il sera possible de configurer une alerte pour être informé des cas où vos brevets, ou peut-être même le nom de votre entreprise, apparaissent. Découvrez le service de désinscription UPC et de surveillance de la concurrence de Questel

Une fois qu'un brevet a été retiré, ce refus dure pendant toute la durée du brevet, et ce, même au-delà de la période transitoire de sept ans. Toutefois, un refus peut être retiré si vous décidez que vous souhaitez qu'une demande de brevet relève de la juridiction de l'UPC.

Si l'opt-out est retiré, le brevet sera placé sous la juridiction partagée de l'UPC et du tribunal national, si le retrait est déposé pendant la période de transition, ou sous la juridiction exclusive de l'UPC, si le retrait est déposé après la fin de la période de transition.

Une fois qu'une désinscription a été retirée, il ne sera pas possible de déposer une deuxième désinscription. Il convient également de noter que le retrait d'un opt-out n'est pas possible si une action a été intentée devant une juridiction nationale.

Comment devez-vous vous préparer aux désinscriptions ?

Panoramique de vos brevets.

• Découvrez comment vous désinscrire de l'UPC pour des droits existants et sur les voies de dépôt recommandées pour votre portefeuille de brevets européens, par exemple si vous souhaitez poursuivre les validations nationales, l'effet unitaire ou une combinaison des deux.
• Procédez à une vérification des données relatives à vos droits de propriété intellectuelle par rapport aux registres de l'OEB ou nationaux, afin de vérifier que les propriétaires de brevets enregistrés sont corrects.
• Envisagez d'utiliser un service de désinscription UPC simplifié, y compris des options de retrait groupées pour les portefeuilles plus importants. Vous pouvez également envisager d'organiser un registre UPC, une alerte de surveillance et des rapports de veille concurrentielle.

Vous avez des questions sur le brevet unitaire ? Téléchargez nos livres électroniques « Guide pratique du brevet unitaire » et « Se retirer de l'UPC » pour tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau droit de brevet important ou planifiez un appel avec un expert.